Договор подряда на создание полезной модели
В статье 1371 Гражданского кодекса говорится, что «если договор подряда или договор на выполнение НИОКТР прямо не предусматривали создание изобретения, то право на получение патента и исключительное право на изобретение принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное».
Совместный Пленум № 5/29[1] в пункте 8 подтвердил, что «заказчику может быть передано право на получение патента на патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором (в рамках договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ)».
Указанная норма приобретает все большую актуальность в связи с распространением договоров на создание программного обеспечения.
Как известно, алгоритм программы для ЭВМ может быть запатентован в качестве изобретения (как способ) в ряде стран, в том числе и в России (software patents, патенты на программное обеспечение).
Представим следующую ситуацию, наглядно демонстрирующую соответствующую проблему:
Заключается договор на выполнение работ по созданию программного обеспечения, содержащий условия о закреплении исключительного права на программное обеспечение (ПО) за заказчиком. Предметом такого договора является создание ПО, следовательно, исключительное право на него, т.е. на код как объект авторского права перейдет (по статье 1296 ГК РФ) от исполнителя к заказчику. Но право на получение патента и исключительное право на потенциально патентоспособное изобретение (алгоритм ПО) останутся у исполнителя.
Таким образом, представляется, что для надлежащего перехода прав на патентоспособный объект необходимо включать в договор условия о распределении прав, закрепляющие их за заказчиком.
Эта позиция подтверждается В.О. Калятиным и Е.А. Павловой: «Таким образом, стороны в подобном договоре могут определить принадлежность исключительного права на изобретение или полезную модель, которые могут быть созданы в ходе исполнения по договору. Но если в договоре этот вопрос они не разрешат, то право на подобный объект будет принадлежать исполнителю независимо от того, насколько вероятной стороны определили в договоре возможность создания такого объекта».[2]
Можно, конечно, пойти и более сложным путем, а именно прямо сформулировать в договоре условие о создании патентоспособного объекта. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. в Комментарии к части четвертой ГК РФ от 2009 года допускали существование таких договоров: «вполне очевидно, что договоры заказа на создание изобретений и полезных моделей имеют право на существование. По сути, заказные изобретения и полезные модели ничем не отличаются от служебных изобретений и полезных моделей, создаваемых работниками при выполнении конкретного задания работодателя».[3]
Теоретически можно сформулировать соответствующие условия в договоре, например: «разработать программное обеспечение, построенное на алгоритме обработки информации, неизвестном из уровня техники, являющимся неочевидным для специалиста в области и т.п.», также вменить соответствующую обязанность провести патентные исследования. Также интересным вопросом для изучения является возможность включения соответствующих гарантий и заверений в части соблюдения критериев патентоспособности.
Данный подход будет в какой-то степени новаторским и рискованным, поскольку в литературе наблюдается дискуссия о принципиальной возможности такого договора, а соответствующей судебной практики нет, но зато позволит четче определить требования к патентоспособному результату.
Более разумным и оправданным с практической точки зрения все же является вариант с включением условия о закреплении права за заказчиком на изобретение, чье создание прямо не предусматривалось договором.
В связи с этим делаю вывод о том, что при заключении договора на создание программного обеспечения следует помнить о возможной двойственной природе программного обеспечения, включающего в себя объект патентного права – изобретение. Недостаточное внимание к этому аспекту может привести к тому, что заказчик останется без права на получение патента и исключительного права. Надо думать, что наличие неисключительной лицензии (пункт 2 статьи 1371 ГК РФ) будет являться для него слабым утешением.
Коллеги, согласны ли вы с вышеуказанным выводом? Какие подходы вы используете в своей практике?
[1] Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
[2] Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.
[3] Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
Источник
г. Москва «___» ____________ 201_ года
Открытое акционерное общество «______________________________________» (сокращённое наименование – ОАО «_________»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин ______________, паспорт ___ ___ __________ выдан отделением по району ____________ ОУФМС России по городу Москве в ________ «___» ________ 20__ года, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», действуя в рамках имеющихся полномочий, заключили настоящий договор подряда с физическим лицом на регистрацию полезной модели (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих этапов работ:
1.1.1. ведение дел в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), связанных с получением патента на полезную модель «_______________________________», а именно:
подготовка материалов заявки на выдачу патента на полезную модель и сдача их в ФИПС;
сопровождение заявки в ФИПС;
консультации по порядку оплаты патентной пошлины.
1.2. Настоящий договор подряда с физическим лицом действует с «___» ____________ 201_ года по «___» ____________ 201_ года.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Своевременно и качественно выполнять регистрацию полезной модели в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Подготовить и обеспечить подачу заявления о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель «____________________________________» в Федеральный институт промышленной собственности.
2.3. Обеспечить представление отчетов о проделанных работах (отчетом является номер заявки, зарегистрированной в ФИПС).
2.4. Осуществлять необходимые изменения по требованию Заказчика, если это необходимо для получения качественных результатов работы.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обеспечить Исполнителю доступ к необходимой служебной информации, если это будет необходимо для получения качественных результатов работы.
3.2. Обеспечить консультации специалистов Заказчика, если это будет необходимо для получения качественных результатов работы.
3.3. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ
4.1. По завершению этапов работ Заказчик и Исполнитель подписывают Акт о выполнении проделанной работы с указанием перечня выполненных работ и сумм оплаты.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________ рублей __ копеек (___________ тысяч __ копеек), включая установленные законодательством РФ налоги и сборы.
5.2. Заказчик осуществляет выплату аванса в размере 50% от суммы, определенной в соответствии с п. 5.1. договора подряда с физическим лицом.
5.3. Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании акта о выполнении работ, подписанного представителями сторон.
5.4. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в безналичной форме.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора подряда спорные вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации в установленном законодательством порядке.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель обязуется не разглашать сведения о деятельности Заказчика, его клиентов и партнеров, являющиеся конфиденциальными, как в течение срока действия настоящего договора подряда, так и по прошествии трех лет с момента его завершения. Если в отношении каких-либо сведений будет установлен больший срок для сохранения их конфиденциальности, то действует этот особый срок.
7.2. Не считается нарушением положений данной статьи раскрытие информации государственным органам в объеме и в случаях, предусмотренных законодательством.
7.3. В случае нарушения положений данной статьи виновная сторона обязана компенсировать другой стороне понесенные убытки.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору подряда на регистрацию полезной модели.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор подряда с физическим лицом на регистрацию полезной модели составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его неотемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
и т.д…
Весь типовой бланк и образец договора подряда на регистрацию полезной модели предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.
Источник
г. Москва «___» ____________ 201_ года
Открытое акционерное общество «______________________________________» (сокращённое наименование – ОАО «_________»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин ______________, паспорт ___ ___ __________ выдан отделением по району ____________ ОУФМС России по городу Москве в ________ «___» ________ 20__ года, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», действуя в рамках имеющихся полномочий, заключили настоящий договор подряда с физическим лицом на регистрацию полезной модели (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих этапов работ:
1.1.1. ведение дел в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), связанных с получением патента на полезную модель «_______________________________», а именно:
подготовка материалов заявки на выдачу патента на полезную модель и сдача их в ФИПС;
сопровождение заявки в ФИПС;
консультации по порядку оплаты патентной пошлины.
1.2. Настоящий договор подряда с физическим лицом действует с «___» ____________ 201_ года по «___» ____________ 201_ года.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Своевременно и качественно выполнять регистрацию полезной модели в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Подготовить и обеспечить подачу заявления о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель «____________________________________» в Федеральный институт промышленной собственности.
2.3. Обеспечить представление отчетов о проделанных работах (отчетом является номер заявки, зарегистрированной в ФИПС).
2.4. Осуществлять необходимые изменения по требованию Заказчика, если это необходимо для получения качественных результатов работы.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обеспечить Исполнителю доступ к необходимой служебной информации, если это будет необходимо для получения качественных результатов работы.
3.2. Обеспечить консультации специалистов Заказчика, если это будет необходимо для получения качественных результатов работы.
3.3. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ
4.1. По завершению этапов работ Заказчик и Исполнитель подписывают Акт о выполнении проделанной работы с указанием перечня выполненных работ и сумм оплаты.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________ рублей __ копеек (___________ тысяч __ копеек), включая установленные законодательством РФ налоги и сборы.
5.2. Заказчик осуществляет выплату аванса в размере 50% от суммы, определенной в соответствии с п. 5.1. договора подряда с физическим лицом.
5.3. Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании акта о выполнении работ, подписанного представителями сторон.
5.4. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в безналичной форме.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора подряда спорные вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации в установленном законодательством порядке.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель обязуется не разглашать сведения о деятельности Заказчика, его клиентов и партнеров, являющиеся конфиденциальными, как в течение срока действия настоящего договора подряда, так и по прошествии трех лет с момента его завершения. Если в отношении каких-либо сведений будет установлен больший срок для сохранения их конфиденциальности, то действует этот особый срок.
7.2. Не считается нарушением положений данной статьи раскрытие информации государственным органам в объеме и в случаях, предусмотренных законодательством.
7.3. В случае нарушения положений данной статьи виновная сторона обязана компенсировать другой стороне понесенные убытки.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору подряда на регистрацию полезной модели.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор подряда с физическим лицом на регистрацию полезной модели составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его неотемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
и т.д…
Весь типовой бланк и образец договора подряда на регистрацию полезной модели предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.
Источник
В статье 1371 Гражданского кодекса говорится, что «если договор подряда или договор на выполнение НИОКТР прямо не предусматривали создание изобретения, то право на получение патента и исключительное право на изобретение принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное».
Совместный Пленум № 5/29[1] в пункте 8 подтвердил, что «заказчику может быть передано право на получение патента на патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором (в рамках договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ)».
Указанная норма приобретает все большую актуальность в связи с распространением договоров на создание программного обеспечения.
Как известно, алгоритм программы для ЭВМ может быть запатентован в качестве изобретения (как способ) в ряде стран, в том числе и в России (software patents, патенты на программное обеспечение).
Представим следующую ситуацию, наглядно демонстрирующую соответствующую проблему:
Заключается договор на выполнение работ по созданию программного обеспечения, содержащий условия о закреплении исключительного права на программное обеспечение (ПО) за заказчиком. Предметом такого договора является создание ПО, следовательно, исключительное право на него, т.е. на код как объект авторского права перейдет (по статье 1296 ГК РФ) от исполнителя к заказчику. Но право на получение патента и исключительное право на потенциально патентоспособное изобретение (алгоритм ПО) останутся у исполнителя.
Таким образом, представляется, что для надлежащего перехода прав на патентоспособный объект необходимо включать в договор условия о распределении прав, закрепляющие их за заказчиком.
Эта позиция подтверждается В.О. Калятиным и Е.А. Павловой: «Таким образом, стороны в подобном договоре могут определить принадлежность исключительного права на изобретение или полезную модель, которые могут быть созданы в ходе исполнения по договору. Но если в договоре этот вопрос они не разрешат, то право на подобный объект будет принадлежать исполнителю независимо от того, насколько вероятной стороны определили в договоре возможность создания такого объекта».[2]
Можно, конечно, пойти и более сложным путем, а именно прямо сформулировать в договоре условие о создании патентоспособного объекта. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. в Комментарии к части четвертой ГК РФ от 2009 года допускали существование таких договоров: «вполне очевидно, что договоры заказа на создание изобретений и полезных моделей имеют право на существование. По сути, заказные изобретения и полезные модели ничем не отличаются от служебных изобретений и полезных моделей, создаваемых работниками при выполнении конкретного задания работодателя».[3]
Теоретически можно сформулировать соответствующие условия в договоре, например: «разработать программное обеспечение, построенное на алгоритме обработки информации, неизвестном из уровня техники, являющимся неочевидным для специалиста в области и т.п.», также вменить соответствующую обязанность провести патентные исследования. Также интересным вопросом для изучения является возможность включения соответствующих гарантий и заверений в части соблюдения критериев патентоспособности.
Данный подход будет в какой-то степени новаторским и рискованным, поскольку в литературе наблюдается дискуссия о принципиальной возможности такого договора, а соответствующей судебной практики нет, но зато позволит четче определить требования к патентоспособному результату.
Более разумным и оправданным с практической точки зрения все же является вариант с включением условия о закреплении права за заказчиком на изобретение, чье создание прямо не предусматривалось договором.
В связи с этим делаю вывод о том, что при заключении договора на создание программного обеспечения следует помнить о возможной двойственной природе программного обеспечения, включающего в себя объект патентного права – изобретение. Недостаточное внимание к этому аспекту может привести к тому, что заказчик останется без права на получение патента и исключительного права. Надо думать, что наличие неисключительной лицензии (пункт 2 статьи 1371 ГК РФ) будет являться для него слабым утешением.
Коллеги, согласны ли вы с вышеуказанным выводом? Какие подходы вы используете в своей практике?
[1] Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
[2] Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.
[3] Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
Источник