Критерии нарушения прав на полезную модель

Нарушение прав на полезную модель — несанкционированное использование запатентованной модели, а также разглашение ее существенных признаков до официальной публикации сведений в Роспатенте, присвоение авторства на техническое решение и принуждение к соавторству.

Патентные права на технические решения, имеющие отношение к устройству и обладающие статусом полезных моделей, по российским законам получают полноценную правовую охрану. Нормы об ответственности нарушителей патентных прав содержатся во многих российских нормативных актах, в том числе в Гражданском Кодексе РФ, КоАП РФ и в Уголовном кодексе.

Незаконное использование полезных моделей

Наиболее часто права патентообладателей нарушаются путем незаконного использования моделей. Незаконное использование представляет собой использование технического решения обычными способами, но без согласия правообладателя.

Законодатель в статье 1358 Гражданского Кодекса РФ называет следующие возможные способы использования охраняемых технических решений:

Ввоз разработки на территорию России;
Изготовление модели;
Применение технического решения;
Продажа полезной модели и/или предложения о продаже;
Иное введение полезной модели в гражданский оборот;
Хранение некоего продукта, в котором используется полезная модель, в целях дальнейшего введения этого продукта в гражданский оборот.

Виды правонарушений

Нарушения прав на полезную модель могут быть двух основных видов:

Договорные правонарушения
Договорные правонарушения – правонарушения, совершаемые в рамках заключенных с правообладателем лицензионных договоров
или договоров коммерческой концессии. Франчайзи или лицензиат в какой-то момент выходит за пределы пра вомочий, которые были прописаны в договоре. Обычно нарушения такого типа касаются превышения объема выпущенной продукции, несоблюдения территориального или других видов ограничений. Ко второму типу правонарушений относится неисполнение (а также ненадлежащее исполнение) франчайзи или лицензиатом своих обязанностей по договору. Как правило, неисполнение обязанностей заключается в несвоевременных и/или неполных выплатах вознаграждения правообладателю полезной модели или в разглашении сведений о техническом решении, которые относятся к секретной технической документации или к коммерческой тайне.
Внедоговорные правонарушения
Внедоговорные правонарушения – это правонарушения, совершаемые третьими лицами вне каких-либо договоров и соглашений. Они представляют собой различные несанкционированные действия, связанные с использованием полезной модели, а также разглашение ее существенных признаков до момента публикации сведений в бюллетене Роспатента, принуждение к соавторству или присвоение авторства на соответствующее техническое решение.

Виды ответственности за нарушение прав на полезные модели

Российское законодательство охраняет патентные права правообладателей оригинальных технических решений в рамках гражданского, административного и уголовного законодательства. При этом субъектами ответственности могут быть организации в любой организационно-правовой форме, должностные лица, принимающие решения, нарушающие права патентообладателей, а также физические лица.

Гражданская (имущественная) ответственность
К гражданско-правовой ответственности за нарушение патентных прав на полезную модель привлекаются все нарушители патентных прав, являющиеся субъектами договорных правоотношений с правообладателем (лицензиаты, франчайзи), а также третьи лица, правонарушения которых в области патентного права не подпадают под действие норм административного или уголовного кодексов.
Привлечение к гражданской ответственности нарушителей осуществляется путем обращения в суд с соответствующим исковым заявлением, в котором излагается суть претензий правообладателя и различные требования к нарушителю имущественного характера.
Если речь идет о договорных правонарушениях, то ответственность франчайзи или лицензиата обычно уже подробно прописана в самом договоре и задача суда состоит в том, чтобы установить, имело ли место нарушение договора или нет. Также через суд патентообладатель может расторгнуть соответствующий договор с недобросовестным контрагентом.
Если правонарушение было совершено вне договорных отношений, то гражданский процесс является более сложным. Но и в том и в другом случаях, нарушителю патентных прав придется выплачивать правообладателю существенную неустойку и покрывать его убытки.
Административная ответственность
Нарушения прав патентообладателей на полезную модель часто подпадают и под административное наказание. Административная ответственность за нарушение патентных прав установлена в части 2 статьи 7.12, а также в части 2 статьи 14.33 КоАП РФ.
Правонарушение, предусмотренное частью 2 ст. 7.12 КоАП РФ:
- использование полезной модели без получения согласия ее правообладателя, за исключением тех случаев, когда речь идет о недобросовестной конкуренции;
- разглашение сведений о полезной модели без согласия ее правообладателя в объеме совокупности существенных условий технического решения до официального опубликования сведений о разработке в Роспатенте;
- понуждение к соавторству;
- присвоение авторских прав на полезную модель.
Субъектами административной ответственности по рассматриваемому правонарушению выступают как организации, так и граждане, а также должностные лица, решения которых привели к нарушению прав патентообладателей.
Санкции:
- Для граждан РФ – штраф от 1 500 до 2 000 рублей;
- Для должностных лиц – штраф, от 10 000 до 20 000 рублей;
- Для юридических лиц – штраф от 30 000 до 40 000 рублей.
Правонарушение, предусмотренное частью ст. 14.33 КоАП РФ:
- незаконное введение в оборот продукции с использованием оригинальных технических решений, охраняемых законом в качестве полезных моделей.
Субъектами административной ответственности здесь выступают только должностные лица и организации.
Санкции:
- Для должностных лиц – штраф 20 000 рублей или дисквалификация до 3-х лет;
- Для юридических лиц – штраф от 0,01 до 0,15 от суммы выручки за реализацию товара с нарушением патентных прав, но не менее 100 000 рублей
Уголовная ответственность
За нарушение патентных прав, а также прав авторства на полезную модель нарушитель также может попасть под действие статьи 147 УК РФ.
Неправомерными действиями, входящими в состав данного преступления, являются:
- использование полезных моделей;
- разглашение сведений об их существенных признаках до публикации в бюллетене Роспатента;
- принуждение к соавторству;
- присвоение авторства на техническое решение.
Если указанные неправомерные действия нарушителя причинили ущерб правообладателю менее ста тысяч рублей, то речь идет об административном правонарушении. А если ущерб составил сто и более тысяч рублей, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность.
Таким образом, становится ясно, что несанкционированное промышленное производство полезных моделей практически всегда будет подпадать под 147 статью УК РФ. Поэтому необходимо перед внедрением разработки в производство вначале убедиться, не будут ли нарушаться чьи-нибудь права. Это легко достигается посредством привлечения экспертов и проведения профессионального
патентно-информационного поиска
.
Санкции по статье 147 УК РФ зависят от того, действовал ли нарушитель один или совместно с сообщниками.
Если нарушитель патентных прав действовал в одиночку, то его преступление охватывается составом первой части рассматриваемой статьи и ему, по выбору судьи, грозит одно из следующих наказаний:
- Штрафные санкции – до 200 000 рублей;
- Обязательные работы нарушителя – до 480 часов;
- Принудительные работы нарушителя – до 2-х лет;
- Лишение свободы нарушителя – до 2-х лет.
Если нарушителей патентных прав было несколько, то налицо состав, предусмотренный частью второй ст. 147 УК, и преступление автоматически попадает в другую категорию тяжести (средняя тяжесть), санкции там уже более суровые:
- Штраф нарушителю – от 100 000 до 300 000 рублей;
- Принудительные работы нарушителю – до 5-ти лет;
- Арест нарушителя – до 6-ти месяцев;
- Лишение свободы нарушителя – до 5-ти лет.

Если Ваши права нарушены

Если Ваши патентные или авторские права оказались нарушены, то сначала необходимо обратиться к нарушителю с требованием немедленно прекратить нарушение Вашего права, также можно предъявить к нему какие-либо имущественные требования и/или предложить заключить лицензионный или франчайзинговый договор. Если Ваше обращение будет проигнорировано, то следует обратиться за защитой своих прав в суд.

Если Ваши патентные права нарушаются в рамках лицензионного или франчайзингового договора, то следует обратиться к юристам, которые хорошо разбираются в патентных правоотношениях, и подать соответствующее исковое заявление в канцелярию суда по гражданским делам.

Незаконное использование полезной модели третьими лицами вне договора тоже может явиться поводом для обращения в суд в рамках гражданского судопроизводства.

Если действия нарушителя Ваших прав на полезную модель подпадают под статью административного кодекса, также следует подать заявление в суд (административное судопроизводство осуществляется в суде по соответствующему заявлению), а в случае причинения крупного ущерба (от ста тысяч рублей) — следует обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении соответствующего уголовного дела.

Разглашение существенных признаков полезной модели до их официальной публикации, принуждение к соавторству или присвоение авторства — эти нарушения разрешаются только посредством административного, а также уголовного судопроизводства.

Если Вы нарушили чужие права

Чтобы не попасть в неприятную историю с патентными правами, следует до начала использования технического решения тщательно проверить его на патентную чистоту посредством проведения
патентного поиска
по базам данных Роспатента и иных патентных ведомств.

Но если нарушение права уже произошло, то первым делом необходимо прекратить нарушение, а затем постараться достигнуть соглашения с правообладателем, не доводя дело до суда. В этом случае платить Вам придется значительно меньше (хотя бы за счет отсутствия судебных издержек), и у Вас есть все шансы договориться о продолжении использования интересующего Вас технического решения в рамках соответствующего договора с его правообладателем.

Источник

Ответ юриста по патентным правам

Здравствуйте!

Главные задачи и цели Юридической Компании «ЮСАКТУМ» — надежная юридическая защита бизнеса в сферах интеллектуальной собственности и информационных технологий, достижение положительного результата посредством эффективного ведения дел по спорам о защите интеллектуальных прав, в том числе по спорам о защите патентных прав: 8 (495) 507-98-07.

С успешным опытом представительства в арбитражных судах, суде по интеллектуальным правам и ведения дел по патентным и иным спорам о защите интеллектуальных прав можно ознакомиться в рубриках «Основные практики и направления деятельности», «Интеллектуальная собственность», «Наши проекты», перейдя по указанным ссылкам.

Жаль, что к Вашему вопросу не прилагается файл, содержащий претензию о незаконном использовании объектов патентных прав. Постараюсь ответить, как Вы пишете «простым» языком. Однако, в этом и состоит специфика защиты патентных прав, что не всегда возможно все объяснить бытовым языком.

Конечно, Вы правы, направление претензии, в которой отправитель ссылается на некие документы, указывая их в приложениях, но не прилагая эти документы, нельзя назвать добросовестным поведением. Полагаю, что ваш конкурент то ли пока не уверен полностью в незаконном использовании вами объектов патентных прав, то ли изначально решил не раскрывать своих карт в преддверии возможной подачи иска о незаконном использовании и взыскании компенсации.

Надо очень внимательно относиться и отслеживать поступающую к вам почтовую корреспонденцию. В вашем примере можно было бы попробовать составить акт вскрытия конверта на почте, попросив удостоверить факт отсутствия документов сотрудниками почты. Как я понимаю, этого не было сделано. Поэтому составьте акт вскрытия конверта, который должны подписать несколько сотрудников вашей организации. Далее отправьте в адрес вашего конкурента письмо, поименованное как «Требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие исключительных прав на … (перечислите те объекты, которые указаны в претензии)». Данное письмо отправьте в форме ценного письма с описью вложения, также приложите акт вскрытия конверта. Кроме того, обратитесь к реестрам промышленных образцов и полезных моделей. Эти реестры находятся в свободном доступе.

Направьте отправителю ответ на претензию. В данном документе кратко укажите свое несогласие с требованиями, изложенными в претензии о незаконном использовании патентов. Постарайтесь не раскрывать всех имеющихся у вас доказательств. Опять потребуйте представить документы, подтверждающие исключительные права на полезные модели и промышленные образцы, а также доказательства факта нарушения исключительных прав конкурента.

Скорей всего, вы, как производитель, размещаете выпускаемые товары на собственном сайте. Поэтому потенциальный истец обратится к нотариусу для составления нотариального протокола осмотра веб-сайта. Далее, скорей всего, последует контрольная закупка товаров вашей компании, которая также будет сопровождаться составлением нотариального протокола. Эти действия будут предприняты для сбора доказательственной базы и предъявления в последующем искового заявления о незаконном использовании полезных моделей и промышленных образцов. Кстати, если в полученной Вами претензии нет ссылки на нотариальные протоколы, то попробуйте в ответе на претензию указать на то, что вы выступаете против составления нотариальных протоколов без вашего участия. В случае подачи иска и рассмотрения дела в суде — это может помочь при оспаривании нотариальных протоколов.

Способы защиты при предъявлении иска о незаконном использовании промышленных образцов и полезных моделей

Далее о том, что делать, если будет предъявлен иск к вашей компании о незаконном использовании объектов патентных прав (о нарушении исключительных прав на полезные модели и промышленные образцы) и взыскании компенсации.

По всей видимости, основаниями данного иска, то есть теми обстоятельствами, которые будут указаны в нем, будут следующими. Истец представит свои патенты на полезные модели и промышленные образцы, которые якобы ваша компания использует незаконно. Кроме того, в иске о незаконном использовании будут ссылки на заключение патентного поверенного, в котором будет установлено:

1. Использование каждого признака полезной модели в товарах вашей компании.

2. Использование всех существенные признаков или их совокупности опять-таки в изделиях вашей компании.

Как я уже говорил, скорей всего, будут представлены нотариальные протоколы.

Учтите, при рассмотрении споров о нарушении патентных прав, в том числе о незаконном использовании и взыскании компенсации, истец должен доказать:

1. Факт принадлежности ему патентных прав. Доказывается достаточно: предъявляются копии патентов.

2. Факт нарушения исключительных прав на полезные модели и промышленные образцы. О том, что будет доказательством данного факта я уже говорил выше.

Насколько я понял, ваша компания достаточно долгое время использует собственные решения при изготовлении изделий. Поэтому, если вы решите использовать право преждепользования, необходимо собрать доказательства того, что ваша организация добросовестно использовала и создала независимо от истца эти тождественные решения до дат приоритетов истца. Замечу, даты приоритетов указаны в патентах. Это называется правом преждепользования, смысл которого заключается в том, что даже при наличии патентов, ваша компания сможет использовать решения истца, но в определенных объемах.

Придется мне все же сделать ссылку на нормы Гражданского кодекса РФ, а именно на ст. 1361 ГК РФ. Согласно указанной норме, лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Добросовестное использование можно доказать, в частности, представив различные договоры. К примеру, этими договорами могут быть договоры поставки, купли-продажи, другие договоры, предметом которых являются ваши изделия. В качестве доказательств не забудьте представить первичные и платежные документы, иные сопутствующие договорам документы.

Тот факт, что ваша компания сама создала (независимо от патентообладателя и дат приоритетов, которые указаны в патентах) могут быть чертежи, рисунки, эскизы, фото, трудовые договоры, должностные инструкции, технические задания, договоры подряда на разработку этих решений, образцы изделий, регламенты, технические условия, технологические карты, иная техническая документация и т.д. Главное – необходимо представить доказательства того, что ваша организация создала тождественные решения, которые использованы ею в своих изделиях и которые защищены патентами истца, до дат приоритетов истца. Например, в патенте указана дата приоритета: 01 января 2016 г. В этом случае необходимо доказать, что ваша компания создала и использовала тождественные решения до этой даты.

Дальнейшее развитие событий и способы защиты при рассмотрении иска о незаконном использовании патентов на полезные модели и промышленные образцы зависит от того, что вы выберете. Можно представить возражения, ссылаясь на то, что в ваших изделиях не использованы решения, защищенные патентами истца. В этом случае необходимо представить свое заключение патентного поверенного, из которого бы следовало, что не используются в ваших изделиях тождественные решения. Тогда суд назначит патентоведческую экспертизу, предметом исследования которой как раз и будут вопросы использования в ваших изделиях тождественных решений, которые защищены патентами истца. Даже, если Вы представите свое заключение, в котором будет указано, что в ваших изделиях не использованы патенты истца, суд, безусловно, отдаст приоритет судебной экспертизе.

Возражения и встречный иск о признании права преждепользования

Второй вариант. При предъявлении иска о незаконном использовании полезных моделей и промышленных образцов Вы может представить возражения о наличии у вашей компании права преждепользования. Выше я уже говорил о том, что такое право преждепользование.

Кроме того, ваша компания может, действуя активно, заявить встречный иск о признании права преждепользования. Не забудьте только о том, что, заявляя о праве преждепользования, необходимо представить доказательства использования и создания (независимо от патентообладателя) тождественных решений до даты приоритета, а также доказательства об объеме преждепользования. Дело в том, что, тот объем преждепользования (количество изделий), который Вы достигли (сколько произвели изделий) до даты приоритета, и будет являться тем объемом преждепользования, который ваша компания сможет использовать. Если в решении суда будет установлен объем преждепользования, например, в размере 1 000 изделий в год, значит, ваша компания сможет именно столько изделий производить. Не углубляясь в детали, можно сказать, что объем преждепользования вы можете подтвердить самостоятельно, а можно попробовать подать ходатайство о назначении соответствующей экспертизы (экономической, например).

Иск о признании права преждепользования и установления объема преждепользования

Не зная всех обстоятельств дела, рискну также посоветовать следующее.

Можно попробовать, не дожидаясь подачи иска о незаконном использовании полезных моделей и промышленных образцов, самим подать иск о признании права преждепользования и установления объема преждепользования. В этом случае Вы должны доказать наличие всех тех условий, о которых я рассказал выше. Возможно, если успеете первыми, то предъявление самостоятельного иска о признании права преждепользования будет наилучшим вариантом для вас. Тем самым, можно будет «отсечь» требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав вашего конкурента.

На этом позволю закончить свои объяснения, не затрагивая способов защиты при предъявлении иска о взыскании компенсации за незаконное использование полезной модели, промышленного образца, изобретения. Вопрос о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав требует отдельных объяснений. Только прошу учесть то, что размеры компенсаций за нарушение исключительных прав могут достигать 5 000 000 рублей. При этом в настоящее время суды взыскивают значительные суммы компенсаций. При необходимости можно ознакомиться с представленным на нашем сайте в сокращенной форме отзывом на иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. В указанном отзыве сокращенно, но достаточно подробно, описаны способы защиты (и методы защиты) при предъявлении иска о нарушении исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Споры о нарушении исключительных прав и о признании права преждепользования

Споры о нарушении исключительных прав на объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и споры о признании права преждепользования относятся к категории сложных споров. Впрочем, как и все споры, связанные с защитой исключительных прав. Дабы не быть голословным все равно придется обратиться к официальному документу. Высокая сложность вышеуказанных споров в сфере интеллектуальной собственности подтверждена выводами Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенными в Информационном письме от 01 июля 2014 г. № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации».

Поэтому рекомендую обратиться к юристам по патентным правам нашей компании, которые неоднократно и успешно представляли интересы Клиентов в делах по спорам о нарушении исключительных прав, незаконном использовании патентов и товарных знаков, признании права преждепользования, по иным спорам, связанным с защитой исключительных прав.

Кстати, на нашем сайте Вы можете ознакомиться с некоторыми процессуальными документами, которые были подготовлены нашими юристами по патентным правам.

К примеру, на сайте представлен в сокращенной форме встречный иск о признании права преждепользования и установления объема преждепользования.

Вы также можете ознакомиться с сокращенным вариантом иска о признании права преждепользования и установлении объема преждепользования.

Касаясь вопроса о взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, рекомендуем Вам посмотреть отзыв на иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Кроме того, на нашем сайте, используя поиск, Вы можете найти и иные документы, которые могут быть полезны Вам при разрешении различных арбитражных споров, в том числе споров по патентным правам, о нарушении исключительных прав, о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных прав, иных споров в сфере интеллектуальной собственности.

В целях эффективного представительства Ваших прав и законных интересов, для успешного разрешения «интеллектуальных» споров, в том числе споров о незаконном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака; споров о взыскании компенсации или убытков за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; доменных споров; споров по авторскому праву; споров о защите исключительных прав; иных споров в сфере интеллектуальной собственности, обращайтесь к юристам по интеллектуальной собственности нашей компании: + 7 (495) 507-98-07

Источник