Нарушение исключительных прав на полезную модель
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски судебных споров. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
— Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
— Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
Источник
Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:
1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;
3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.
1. Статья 1359 описывает ситуации, в которых исключительное право патентообладателя не считается нарушенным, несмотря на наличие предусмотренных п. 3 ст. 1358 ГК условий, позволяющих установить факт использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (некоторые положения, ограничивающие исключительное право патентообладателя, содержатся в ряде других статей Кодекса, в частности в ст. ст. 1360, 1361, абз. 2 п. 4 ст. 1370 — см. комментарий к этим статьям).
2. Положения, содержащиеся в подп. 1 комментируемой статьи, являются международной нормой и соответствуют содержанию ст. 5 ter Парижской конвенции. Важным моментом этих положений является условие использования запатентованного в Российской Федерации продукта или изделия исключительно для нужд транспортного средства или космической техники.
3. Подпункт 1 содержит также положение, ограничивающее применение содержащейся в нем нормы условием взаимности, т.е. случаями, когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации.
4. Подпункт 2 комментируемой статьи не относит к нарушению исключительного права патентообладателя научное исследование продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, а также изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимент над этими продуктом, способом или изделием. Наличие в Кодексе такой нормы вполне обоснованно, в частности, с учетом того, что любое лицо перед принятием решения о целесообразности обращения к патентообладателю с просьбой об отчуждении патента или заключении лицензионного договора должно иметь возможность убедиться в наличии у соответствующего объекта свойств, представляющих для него интерес.
Однако необходимо обратить внимание на то, что речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении самих запатентованных продукта, способа, изделия, но не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением, например в измерительных средствах или в составе другого оборудования, с помощью которого проводятся эксперимент, научное исследование.
5. Подпункт 3 допускает использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) без получения разрешения патентообладателя в установленном Кодексом порядке. Наличие такого изъятия из исключительного права патентообладателя вполне понятно с учетом важности временного фактора в данных обстоятельствах и приоритета общественных интересов.
Одновременно подп. 3 статьи предписывается обязательное уведомление в кратчайший срок патентообладателя об имевшем место использовании запатентованного объекта и последующая выплата ему соразмерной компенсации. Данное положение учитывает требование Соглашения ТРИПС, которое постепенно становится международной нормой не только для государств — членов ВТО.
6. Подпункт 4 комментируемой статьи дополнительно ограничивает сферу действия исключительного права патентообладателя, не допуская ее распространения на личные, семейные, домашние или иные не связанные с предпринимательской деятельностью нужды, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода). В таком подходе, с одной стороны, отражено стремление законодателя установить баланс интересов патентообладателя и общества в целом. С другой стороны, речь идет о сфере, в которой число лиц, использующих изобретение, полезную модель, промышленный образец, может быть столь большим, а масштабы использования каждым из них столь малы, что реализация прав патентообладателя и защита его интересов со стороны государства становятся практически невозможны.
7. Положение, содержащееся в подп. 5, объясняется причинами, аналогичными перечисленным в комментариях к подп. 4.
8. Содержание подп. 6 отражает принцип, называемый в патентной практике исчерпание прав патентообладателя. Особенность данной нормы состоит в том, что перечисленные в ней действия в иной ситуации могли бы составить нарушение исключительного права патентообладателя. В ситуации же, о которой идет речь в рассматриваемой норме, имеется в виду продукт (его конкретные экземпляры, партии), введенный в гражданский оборот самим патентообладателем или с его разрешения. При таком, т.е. без нарушения Кодекса, введении (изготовлении, продаже, ввозе и т.п.) патентообладатель уже реализовал принадлежащее ему исключительное право. Поэтому последующие действия в отношении этого же самого продукта (его конкретных экземпляров, партии), по характеру совпадающие с теми, исключительное право на которые принадлежит патентообладателю, могут совершаться без его разрешения.
В случае отсутствия данной нормы, т.е. при отсутствии исчерпания прав патентообладателя, их действие простиралось бы необоснованно далеко. Так, запатентованная шина, изготовленная шинным заводом в соответствии с лицензионным договором, заключенным с патентообладателем, подпадала бы под действие патента при продаже ее в магазине розничной торговли; при продаже автомобильным заводом автомобиля, на котором установлено колесо с такой шиной, — торговому посреднику; при последующей продаже автомобиля — этим посредником; при продаже автомобиля комиссионным магазином, в который он был сдан, — владельцем и т.п.
Комментируемая норма содержит важные уточняющие условия, с учетом которых исчерпание прав патентообладателя наступает в случае, когда введение продукта в гражданский оборот осуществлено не просто законным путем, а именно патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя, и, кроме того, на территории Российской Федерации. Поэтому, например, не имеет места исчерпание прав патентообладателя, когда идентичный запатентованному в Российской Федерации продукт, изготовленный за рубежом без нарушения соответствующего национального законодательства, ввозится в нашу страну не обладателем патента Российской Федерации и без разрешения обладателя.
Источник
Гражданский кодекс, N 230-ФЗ | ст. 1359 ГК РФ
Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:
1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;
3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.
Постоянная ссылка на документ
- URL
- HTML
- BB-код
- Текст
URL документа [скопировать]
HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]
BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]
в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]
Скачать документ в формате
Источник
Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.
В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:
- запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
- уничтожение спорных изделий за счет ответчика;
- взыскание убытков или компенсации.
При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.
В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2015 года . Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.
Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:
1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, что определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед убытками. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» . Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.
Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012, указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».
Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300–500 тысяч рублей .
Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера компенсации, ее преимущества по сравнению с убытками становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).
В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований об убытках истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:
- противоправное поведение (нарушение обязательства);
- наличие убытков (их размер);
- наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
- наличие вины причинителя вреда (убытков).
Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам .
Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фиксации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.
В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров.
Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.
Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ, обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.
Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2013, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца . Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.
Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается даже по запросу суда представить необходимый документ, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 . В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Но такая точка зрения встречается не только в арбитражных судах согласна с исправлениями, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.
Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу . Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается соответствующая позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям. представления документов, необходимых для установления фактов.
Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной ситуации назначается повторная экспертиза . Однако встречаются и судебные акты, в которых суды оценивают выводы (вариант: Однако в некоторые суды оценивают выводы) согласна с вариантом экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2013 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 г. эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующие специальные знания, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что признак «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент.
В спорном изделии уровень оптической чистоты соответствует 99,46–99,58 процента. Если бы технический результат был равен в обоих случаях, то решение не было бы запатентовано в качестве изобретения, так как в нем не достигался бы изобретательский уровень.
Безусловно, стратегия по делу не исчерпывается применением перечисленных приемов. Но, несмотря на неопределенность некоторых аспектов доказывания факта нарушения патентных прав, можно сделать однозначный вывод о том, что в судебной практике выработано достаточно подходов для формирования успешной стратегии ведения споров о защите патентных прав.
Обращайтесь
к профессионалам!
Другие материалы автора
21.12.2018
Юристам: использование общеизвестных товарных знаков. Проблемные вопросы
Производители товаров, завоевавшие доверие потребителей благодаря высокому качеству предлагаемых продуктов и зарекомендовавшие себя в качестве надежных участников рыночных отношений, вынуждены вести постоянную борьбу с так называемыми подражателями, стремящимися заработать на имидже известных компаний.
Товарный знак
для вашего бизнеса
Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании
Центральный офис патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
109456, Москва, Рязанский проспект, д.75, корп.4
Время работы: Пн-Пт: 9:00 —
19:00
Источник