Ответ на запрос экспертизы полезная модель

Федеральный институт промышленной собственности,
125993, Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.

Ответ на запрос экспертизы по существу

На ваш №2013153415/08(083453) от 22 октября 2015 года по заявке на регистрацию изобретения «Способ индексации и пространственного поиска данных на основе хэширования».  В запросе был высказан ряд замечаний. Представляем наши доводы по ним.

1. Замечание экспертизы:
В варианте изобретения, указанном в п. 2 подмножество объектов извлекается из ассоциативного массива, а не из многомерного массива. 

Наш ответ:
 Считаем утверждение экспертизы справедливым, вносим соответствующее изменение в формулу и высылаем заменяющие листы.

2. Замечание экспертизы:
Третий пункт формулы содержит признаки «предполагающий подбор опорных векторов путём решения задачи минимизации с помощью генных алгоритмов, методов градиентного списка и других методов оптимизации» в отношении которых отсутствует возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Экспертизой было предложено исключить из формулы признаки, характеризующие другие методы оптимизации.

Наш ответ:
Исключаем из формулы признаки, характеризующие другие методы оптимизации и высылаем заменяющие листы.  

3. Замечание экспертизы:
Согласно требованиям Регламента все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены. При этом зависимые пункты 3-4 подчинены одновременно независимым 1-2.

Наш ответ:
В соответствии с 2.2.3. Руководства по проведению формальной экспертизы заявок на изобретения:
«В том случае, когда изобретение охарактеризовано заявителем в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проверяется правильность изложения последних.
Согласно пункту 10.8.1.5 Регламента ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. При этом следует принимать во внимание, что зависимый пункт в ограничительной части может содержать родовое понятие, отражающее назначение изобретения, изложенное сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на другой пункт формулы, например:
«1. Ножницы для резки листового материала, содержащие…
  2. Ножницы по п. 1, отличающиеся тем, что…»
Однако если независимый пункт формулы начинается, например, словами «Ножницы для…», а подчиненный ему зависимый пункт – словами «Устройство по п. …», заявителю следует порекомендовать привести в соответствие родовые понятия, указанные в разных пунктах формулы, исходя из требования единства терминологии.
Зависимый пункт формулы может развивать и/или уточнять совокупность признаков не только непосредственно независимого пункта формулы, от которого он зависит, но и совокупность признаков другого зависимого пункта формулы.
Проверяя соблюдение заявителем требований, предъявляемых к структуре многозвенной формулы, следует обращать внимание на то, как заявителем обозначена подчиненность зависимых пунктов. В соответствии с подпунктом (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ при подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы, например:
«4. Устройство по п. 1 или п. 3»
или
«4. Устройство по одному (любому) из пп. 1–3».
Следует иметь в виду, что пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью. Например:
«1. Способ получения…
   2. Способ по п. 1…
   3. Способ по п. 2…
   4. Способ по пп. 2 или 3…
   5. Способ по пп. 1 или 4…».
В приведенной формуле четвертый зависимый пункт является пунктом с множественной зависимостью, так как он подчинен непосредственно нескольким пунктам – второму и третьему. Включение в формулу такого зависимого пункта не противоречит требованиям Регламента ИЗ. К пунктам с множественной зависимостью относится и пятый пункт рассматриваемой формулы, но среди пунктов, которым непосредственно подчинен этот пункт, имеется четвертый пункт, который сам является пунктом с множественной зависимостью. Такая структура многозвенной формулы, в которой пункт с множественной зависимостью (в рассматриваемом примере – четвертый пункт) служит основанием для другого пункта с множественной зависимостью (для пятого пункта), является недопустимой.
Регламент ИЗ не содержит запрета для включения в формулу изобретения зависимого пункта, который развивает и/или уточняет признаки ограничительной части независимого пункта формулы. В этом случае не следует делать вывод о несоответствии формы изложения зависимого пункта формулы установленным требованиям.
При проверке формулы, содержащей несколько независимых пунктов, следует иметь в виду, что Регламент не содержит каких-либо требований к последовательности изложения в формуле таких пунктов».
Согласно п.п. 10.8.1.5.(4) Регламента, «для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью».
Таким образом, пункты формулы 3 и 4 обладают множественной зависимостью и при этом у обоих она связана с пунктами 1 и 2.  При этом сгруппированы они именно вместе с теми независимыми пунктами которым они относятся. Пункт 3 и 4 равнозначно относятся к пунктам 1 и 2.
Для примера прилагаем текст выданного патента RU2567075 C2, где пункты формулы 10 и 11 сформулированы аналогично.

Приложение.
Заменяющие листы описания изобретения и формулы в 2-х экземплярах.
Текст патента RU2567075 C2 в 1 экз.

__________________ Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие «Реляционные экспертные системы»
Генеральный директор Бойченко Игорь Алексеевич

М.П.

11 ноября 2015 года

При подготовке ответов на запросы по существу Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС) заявителю необходимо соблюдать некоторые правила.

1. Нужно строго соблюдать сроки на ответ. Как правило, подготовка ответа занимает не более 2х-3х месяцев. Этого времени достаточно, чтобы продумать аргументы и собрать необходимые дополнительные сведения.

2. Нужно подготовить полные и аргументированные ответы на запросы ФИПС. Чем больше подтверждающих доводов и документов Вы отправите, тем лучше. Предоставление немотивированных ответов, не подкрепленных документами, часто приводит к отказам в выдаче патента.

3. Нужно следить за требованиями к оформлению документов в ФИПС.

4. Всегда контролируйте получение документов в ФИПС. Лучше передавать ответы на запросы института лично. Если вы пользуетесь почтовыми услугами, то лучше отправлять заказные письма с уведомлением.

Случается, что запросы  ФИПС приходят с опозданием либо не приходят вообще, и заявитель лишается возможности подготовить ответ вовремя. Из таких ситуаций можно найти выход. Если ФИПС вынесет отрицательное решение по заявке, его можно опротестовать, подтвердив, что заявитель не смог ответить не по своей вине. В таком случае, например, можно приложить конверт запоздалого письма ФИПС с датой получения.

Рассмотрим особенности ответов на запросы, возражений на отказы в выдаче патента. При получении запроса в первую очередь необходимо выяснить его цель. Если целью запроса является уточнение материалов, корректировка формулы и т. п., то в ответах не помешает повторить все вопросы экспертизы и последовательно дать на них ответы. Если в запросе экспертизы есть замечания, на которые можно возразить, то сначала желательно частично согласиться с замечаниями, а потом изложить свою версию. Когда в запросе высказывается сомнение в возможности реализации устройства или способа, то можно привести дополнительные протоколы испытаний, фотографии, выдержки из отчетов и т. п. Также, если есть такая возможность, можно представить объект изобретения экспертизе и продемонстрировать его работоспособность. Если запрос сделан в целях отказа по новизне (это чаще всего сопровождается большим количеством противопоставленных материалов), а патент получить необходимо. В этом случае можно проявлять упрямство при достаточной аргументации, допустимо переносить все ранее представленные в описании признаки в формулу, зависимые пункты – в независимые, находить новые положительные эффекты (технические результаты). Однако здесь важно не переусердствовать, чтобы не испортить дальнейшие отношения с экспертизой. Если запрос сделан в целях отказа по несоответствию технического решения критерию патентоспособности «промышленная применимость», связанной с невнимательностью заявителя, то в этом случае также возможна борьба за получение патента. Например, заявитель забыл указать связь между блоком управления и приводом, а экспертиза считает такое устройство неработоспособным. В этом случае надо попытаться найти в тексте обоснование этой связи и попробовать ее восстановить в чертежах. В крайнем случае, можно ответить, что «блок управления содержит монитор, на котором видно, в какой момент времени оператор должен включать привод вручную». Бывают запросы, где экспертиза указывает на нарушение единства изобретения и призывает к переоформлению заявок. Это делать не всегда целесообразно. Дело в том, что практически всегда путем построения логических цепочек можно сделать преобразование технических результатов. Например, повышение точности измерения микроскопа можно привести к расширению функциональных возможностей за счет возможности измерения большего круга объектов. Повышение надежности микроскопа позволяет его использовать для работы в различных условиях по температуре, вибрациям и т. п., что также является расширением функциональных возможностей.

Помимо запроса заявитель также может получить приглашение на принятие участия в экспертном совещании. Экспертное совещание в основном связано с уточнением материалов заявки и ускорением делопроизводства по ней. В этой ситуации можно порекомендовать коллективный выезд технических специалистов на это мероприятие с хорошей подготовкой к ответам на предполагаемые вопросы и с максимальным количеством иллюстрирующих материалов, фотографий, протоколов испытаний. Можно подготовить презентацию с видео-слайдами, наглядно демонстрирующими суть изобретения или полезной модели, которая поможет убедить экспертизу в патентоспособности Вашего технического решения.

Подводя итоги вышесказанному, в случае получения запроса по существу, заявителю не стоит сразу сдаваться и думать, что его техническое решение не может быть запатентовано, всегда нужно бороться до конца. Если экспертизой противопоставлены источники информации, порочащие Ваше техническое решение по «новизне» или «изобретательскому уровню», не поленитесь провести их детальный сравнительный анализ с Вашим изобретением и в случае выявления существенных отличий и недостатков, не стесняйтесь смело критиковать  приведенные противопоставленные источники. При последующей корректировке формулы изобретения, если Вы внесете в нее уточнения из описания, у Вас будут все шансы на преодоление запроса и как следствие получение положительного решения. Если же Вы по каким-либо причинам не можете самостоятельно произвести данный сравнительный анализ и аргументированно подготовить ответ на запрос экспертизы, мы всегда готовы оказать Вам нашу квалифицированную помощь.

© Автор статьи: Людмила Лисовская, 2018 г. 

Присоединяйтесь к выбору, который сделали 4000 наших клиентов со всей страны!