Вас о компенсации использование полезной модели

Ответ юриста по интеллектуальной собственности

Здравствуйте!

Конечно, кроме той информации, которую Вы нам сообщили, были бы нелишними иные дополнительные сведения о нарушении исключительных прав, которые отсутствуют в вопросе. Информации не так много, но постараемся ответить на Ваш вопрос, смысл которого можно сформулировать так: «Как нарушителю уменьшить размер компенсации за незаконное использование чужих патентов (на объекты патентных прав), если решением арбитражного суда по ранее рассмотренному делу признано нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также — незаконным использование полезных моделей и промышленных образцов (в вашем случае), и изобретений». Заметим, очень трудно ответить на вопрос, не ознакомившись с содержанием иска, не зная материалов ранее рассмотренного дела о нарушении исключительных прав и дела о взыскании компенсации. Однако попробуем ответить, ориентируясь на содержание Вашего вопроса.

Искренне надеюсь, а также желаю Вам добиться положительного решения и значительно снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав, в том числе использую нижеуказанные рекомендации и советы наших юристов по интеллектуальной собственности.

Во-первых, для значительного снижения размера компенсации за незаконное использование промышленных образцов, полезных моделей, изобретений рекомендуем обратиться к юристам по интеллектуальной собственности нашей компании.

Во-вторых, по мнению наших юристов в сфере интеллектуальной собственности, которое основано на содержании вопроса, у Вас имеются основания для значительного снижения размера компенсации за незаконное использование объектов патентных прав.

В-третьих, напомним, что согласно ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное использование. В данном отзыве на иск укажите свои доводы о том, что размер компенсации является явно несоразмерным последствиям нарушения, противоречит требованиям разумности и справедливости, сошлитесь на иные обстоятельства и факторы, которые могут помочь снизить размер компенсации, которая заявлена ко взысканию истцом.

Несмотря на наличие решения суда, установившего факт нарушения вашей компанией исключительных прав на полезную модель и промышленные образцы, основания для снижения размера компенсации за незаконное использование указанных вами объектов патентных прав имеются. Вы можете использовать нижеуказанные доводы, на основании рассмотрения которых суд может уменьшить размер компенсации за незаконное использование патентов, даже учитывая наличие решения суда по ранее рассмотренному делу, установившего факт нарушения исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

1. Действительно, сравнительно недавно введена в действие ст. 1406.1 ГК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Согласно данной норме в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ст. ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, правообладатель (при доказанности факта нарушения его исключительных прав на полезные модели, промышленные образцы, изобретения, а также принадлежности ему соответствующих патентных прав) может вместо возмещения убытков, потребовать взыскания компенсации за незаконное использование его патентных прав. Существуют 2 варианта взыскания компенсации. Первый вариант: заявить требования о взыскании компенсации, размер которой составляет от 10 тыс. рублей до 5 млн. руб., полагаясь на то, что суд взыщет компенсацию, указанную в иске. Второй: заявить требования о взыскании компенсации, которые основаны на стоимости права использования объектов патентных прав. Для этого необходимо представить доказательства, подтверждающие такую стоимость, к примеру, лицензионные договоры, платежные документы и т.п.

Как следует из вопроса и предъявленного к Вам иска о незаконном использовании, истец, правообладатель, предъявил требования о взыскании компенсации за незаконное использование в диапазоне от 10 тыс. до 5 млн. руб. (выбрав максимальный размер компенсации и более легкий путь ее взыскания). Однако, на взгляд наших юристов в сфере интеллектуальной собственности, выбор данного варианта взыскания компенсации отвечает Вашим интересам, поскольку данный вариант позволяет Вам заявить более широкий спектр контрдоводов, направленных на существенное уменьшение компенсации.

2. В первую очередь, сошлитесь на ст. 1250 ГК РФ, согласно которой интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Ключевые слова: с учетом последствий нарушения права, в том числе и патентного права. Таким образом, истцу для взыскания компенсации в таком размере необходимо представить доказательства, свидетельствующие о том, что негативные нарушения его патентных прав были значительными и повлекли существенный ущерб для него. Вам, в свою очередь, необходимо доказать, что последствия нарушения патентных прав имею незначительный характер.

3. Также мотивируйте свои доводы ссылками на разъяснения, изложенные в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее также – ВС РФ, ВАС РФ соответственно) от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее также – Постановление 5/29). Согласно указанным разъяснениям, компенсация за нарушение исключительных прав подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет размер компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (неполная цитата из Постановления 5/29).

Как следует из разъяснений, изложенных в вышеназванном Постановлении 5/29, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывая, в частности:

— характер допущенного нарушения;
— срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности;
— степень вины нарушителя;
— наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя;
— вероятные убытки правообладателя;

принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Данный перечень не является исчерпывающим, следовательно, суд при определении размера компенсации может учесть и иные обстоятельства, доводы), в том числе те, которые Вы изложите.

4. В отзыве на иск сошлитесь на однократность нарушения исключительных прав. Укажите то, что размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что имущественное положение истца должно стать таким, каким оно было бы, если бы объекты интеллектуальной собственности использовались правомерно. В совокупности с положениями ст. 65 АПК РФ истец должен представить доказательства, которые бы подтвердили негативное воздействие данного нарушения на его имущественное положение, а также то, что истцу необходимо предпринять какие-либо меры для восстановления своего имущественного положения. Было бы неплохо, если бы Вы представили доказательства, свидетельствующие об отсутствии необходимости для истца восстанавливать имущественное положение, поскольку оно не изменилось и не ухудшилось.

5. Не забудьте в отзыве на иск сослаться на то, что в ранее рассмотренном деле Вы признали нарушение исключительных прав на промышленные образцы и полезные модели, а также на то, что Вами незамедлительно было выполнено решение суда. Также необходимо представить доказательства, подтверждающие данные факты. К примеру, если в решении суда была возложена обязанность опубликовать данное решение, и Вы сделали это, то надо сообщить об этом суду. Если Вы оплатили госпошлину, указанную в решении суда, то представьте документ, подтверждающий данное обстоятельство.

6. Укажите в отзыве на иск то, что заявленный размер компенсации (в максимальном размере) является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. Для существенного уменьшения размера компенсации этот довод должен получить максимальное развитие.

7. Не забудьте в отзыве сослаться на малозначительную степень вины вашей организации на, отсутствие негативных последствий для истца и отсутствие обоснования истцом наступления негативных последствий, недоказанность вероятных убытков истца и т.д. Обратитесь к суду с просьбой предложить истцу представить дополнительные доказательства, подтверждающие вышеназванные обстоятельства. Не забывая о том, что и Вы должны представить соответствующие доказательства в обоснование указанных доводов.

8. Обратите внимание суда на то, что целью взыскания компенсации за незаконное использование патентов и нарушение исключительных прав является восстановление имущественного положения истца-правообладателя. А вот для этого необходимо представить доказательства, подтверждающие ухудшение финансового положения правообладателя. Предоставление таких доказательств для истца не является обременительным, так как все необходимые документы находятся в организации истца-правообладателя.

9. Будет нелишним указать в отзыве на то, что Ваша организация не оспаривает правомерность предъявленного требования о взыскании компенсации, учитывая установленный решением суда однократный факт незаконного использования патентов истца, который не повлек причинения истцу убытков.

10. Повторюсь, но это важно. Приложите к отзыву на иск доказательства того, что Вы незамедлительно исполнили решение суда по ранее рассмотренному делу, также акцентируйте внимание суда на том, что решение суда не оспаривалось в апелляционной и кассационной инстанциях. По сути, по ранее рассмотренному делу Вы признали факт нарушения патентных прав истца, что без сомнения, должно быть учтено судом при установлении размера компенсации за нарушение исключительных прав последнего.

11. Также просите суд принять во внимание то, что Вашей организацией были совершены все необходимые, разумные и зависящие от нее меры для урегулирования споров по ранее рассмотренному делу о нарушении исключительных прав и делу о взыскании компенсации за незаконное использование патентов истца, в досудебном порядке. Приложите документы, подтверждающие то, что Вы неоднократно обращались к истцу с предложениями и просьбами урегулировать спор в досудебном порядке.

12. Мотивируйте свои доводы о снижении размера компенсации тем, что размер компенсации является чрезмерно завышенным, а также тем, что правообладателем не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактом незаконного использования полезной модели и промышленных образцов. Сошлитесь на то, что компенсация взыскивается вместо возмещения убытков, следовательно, истец должен доказать обоснованность размера компенсации. Укажите то, что правообладателем не исполнено бремя доказывания, поскольку истец не представил каких-либо доказательств, к примеру:

— возникновения и наступления возможных убытков,
— уменьшения объемов продаж на территории, где допущено незаконное использование патентов истца,
— оттока в этой связи значительной части потребителей товара,
— извлечения Вашей организацией значительной прибыли от использования полезной модели и промышленных образцов истца,
— уменьшения объема товарного рынка,
— снижения рыночной стоимости патентов и т.д.

13. Используйте в отзыве на иск разъяснения ВС РФ и ВАС РФ. К примеру, сошлитесь на правовую позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в постановлении от 20 ноября 2012 г. № 70339272, согласно которой:

«Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права».

14. Обратите внимание суда на то, что взыскание компенсации носит имущественный характер. Компенсация является альтернативной мерой ответственности, уплаты которой можно требовать от нарушителя только вместо возмещения убытков. В ГК РФ установлено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Сошлитесь на то, что положения ГК РФ не содержат указания на то, что компенсация подлежит взысканию независимо от наличия или отсутствия убытков. Это означает, что зависимость компенсации от убытков в настоящее время признается действующим законодательством.

15. Кроме того, в отзыве на иск сошлитесь на условия международных договоров, к примеру, на то, что компенсация должна иметь имущественный (компенсаторный) характер. В качестве подтверждения приведите положения ст. ст. 45, 48, 56 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, вступившего в силу в 1995 г. как часть Соглашения о создании Всемирной торговой организации (ВТО). В указанных статьях компенсация выступает в качестве средства восстановления имущественного положения пострадавшей стороны. Сошлитесь на то, что именно компенсаторный характер компенсации также указан в Директиве Европейского парламента от 29.04.2004 г. В данной директиве предусмотрено то, что нарушитель, который умышленно или при достаточных основаниях считать, что он действовал умышленно, совершил действия, нарушающие права на интеллектуальную собственность, должен выплатить правообладателю компенсацию, соответствующую фактическому ущербу, понесенному правообладателем в результате такого нарушения, компенсации должна быть сопоставима с размером убытков потерпевшего с учетом всех возможных видов потерь.

Мотивируйте свои доводы ссылками на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации. В одном из определений КС РФ указал на то, что компенсация должна не только соответствовать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица.

16. Дополнительно укажите на то, что присуждение компенсации в максимальном размере не отвечает цели, для достижения которой установлен данный способ защиты исключительных прав правообладателя. Максимальная сумма компенсации, заявленная ко взысканию правообладателем-истцом, не отвечает требованиям разумности, справедливости, не соразмерна последствиям нарушения. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание вашей организации.

17. Обязательно обратите внимание суда на то, что ваша организация была создана совсем недавно, на то, что осуществляете свою деятельность менее 3-х лет. При возможности представьте доказательства, подтверждающие незначительный объем (или отсутствие) годовой прибыли, малозначительный объем реализации продукции, защищенной патентами правообладателя.

18. Если это возможно и, если имеются доказательства, то представьте документы, подтверждающие неблагоприятное финансовое положение вашей организации, например, о незначительном остатке денежных средств на расчетном счете. Не забудьте взять в налоговой данные о ваших расчетных счетах. Сошлитесь на то, что взыскание компенсации вызовет принудительное прекращение хозяйственной деятельности вашей организации. К примеру, также можете представить инвентаризационную ведомость, подтверждающую незначительность ваших активов, иные бухгалтерские документы. Даже небольшое количество сотрудников также надо использовать в отзыве на иск в целях уменьшения размера компенсации за незаконное использование патентных прав правообладателя. Мотивируйте свои возражения также тем, что взыскание компенсации за нарушение патентных прав повлечет для вашей организации необходимость прекращения производственно-хозяйственной деятельности и инициации процедуры банкротства. В этом случае будет нарушен баланс интересов сторон.

Имеется множество иных оснований, доводов, факторов, которые могут помочь вам значительно уменьшить размер компенсации за нарушение патентных прав. Для более полного анализа и успешного разрешения спора, защиты ваших прав рекомендуем обратиться к нашим юристам по интеллектуальной собственности.

Касаясь вопроса о взыскании компенсации за незаконное использование объектов патентных прав, также рекомендуем посмотреть отзыв на иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Более того, используя поиск на нашем сайте, вы можете ознакомиться и с иными документами, которые могут оказаться полезными для вас при разрешении арбитражных споров различных категорий, включая споры по патентным правам, о нарушении исключительных прав, о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных прав, иных споров в сфере интеллектуальной собственности.

Для эффективного представительства ваших прав и законных интересов, для успешного разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе споров по патентным правам, споров о незаконном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака; споров о взыскании компенсации или убытков за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; доменных споров; споров по авторскому праву; споров о защите исключительных прав; иных споров в сфере интеллектуальной собственности, обращайтесь к юристам по интеллектуальной собственности нашей компании:

+ 7 (495) 507-98-07