Возражение против выдачи патента на полезную модель
Палата по патентным спорам — это одно из важнейших подразделений ФИПС, выполняющих функции, связанные с регистрацией и защитой исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Палата основана в 2005 году, расположена в Москве и не имеет филиалов в других городах, что существенно осложняет процесс обращения в нее лиц, проживающих в удаленных регионах России.
В компетенцию Палаты по патентным спорам входит рассмотрение возражений против решений экспертизы об отказе в регистрации товарного знака или отказе в выдаче патента. Также к ведению ППС отнесено разрешение споров об оспаривании предоставления правовой охраны товарным знакам, изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.
Возражение на решение экспертизы
Если Вам отказали в регистрации товарного знака, это вовсе не означает, что права на знак получить невозможно. Дело в том, что экспертизой Роспатента выносится много неверных решений, зачастую эксперты просто не владеют достаточной информацией, которая позволяет составить полную картину и принять обоснованное решение. То же самое в полной мере относится и к выдаче патента на изобретение. Задача профессионального патентного поверенного в интересах клиента преодолевать подобные отказы.
В нашем активе десятки товарных знаков и несколько патентов, регистрация которых стала возможной только после рассмотрения дела в ППС. Специалисты компании PATENTUS выявят основания для оспаривания отказа, определят перечень необходимых доказательств и подготовят обоснованное возражение.
Подробнее — Уведомление или отказ в регистрации
Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку
Возможность оспорить предоставление исключительных прав на товарный знак или патент предусмотрена законом, в целях ограничения легальной монополии правообладателей, обеспечения развития рынка, а также в целях устранения нарушения права, допущенного при регистрации того или иного объекта интеллектуальной собственности.
На практике, товарные знаки оспариваются в двух случаях: а) оспариваемый товарный знак препятствует поздней регистрации, б) на основании оспариваемого товарного знака предъявлены претензии. Что касается патентов, то с учетом обязательной новизны всех охраноспособных решений, патенты оспариваются не в целях патентования аналогичных решений, а в целях преодоления претензий патентообладателя.
ГК РФ содержит перечень оснований, по которым права на товарный знак или патент, могут быть оспорены. Большинство споров данной категории отнесено к компетенции Роспатента (а именно, созданной при ФИПС Палаты по патентным спорам).
Обращаем Ваше внимание на то, что решения Роспатента (ППС) не являются окончательными и могут быть оспорены в суде. Преимущество нашей компании – специалисты, которые имеют опыт ведения дел как в ППС, так и в судах. Это позволяет нам сопровождать дело клиента от начала до завершения, оказывать полный спектр услуг, что существенно повышает качество и шансы на успех.
Возражение против выдачи патента РФ на изобретение / полезную модель / промышленный образец
При регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов экспертиза допускает ошибки. Что естественно. Более того, процедура регистрации полезных моделей вообще не предусматривает проверку соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», а при указании авторов и заявителей в заявке на изобретение / полезную модель или промышленный образец, Роспатент не проверяет: действительно ли указанные лица являются авторами и есть ли у них право на получение патента.
Таким образом, многие патенты (по грубым оценкам от 15 до 35 %) могут быть признаны недействительными полностью или частично по различным основаниям, что, часто оказывается единственным приемлемым выходом из патентного спора.
Согласно ст. 1398 ГК РФ возражение против выдачи патента может быть подано любым лицом, которому стало известно о каком-либо из нарушений, имевших место при испрашивании правовой охраны.
Возражения, мотивированные незаконным составом авторов / патентообладателей рассматриваются в судебном порядке. Как правило, этот путь бывает эффективным, если интересы группы авторов и/или патентообладателей по каким-то причинам расходятся, в результате чего, кто-либо из них может поддержать правовую позицию лица, заинтересованного в признании патента недействительным.
Возражения, мотивированные тем, что изобретение / полезная модель или промышленный образец не соответствуют одному или нескольким условиям патентоспособности, рассматриваются Роспатентом. Успех возражения в этом случае будет зависеть от результатов патентного поиска, задача которого состоит в том, чтобы отыскать документы, укрывшиеся от взора экспертизы и порочащие изобретение / полезную модель / промышленный образец. Решения Роспатента, принятые по возражению могут быть оспорены в Суд по интеллектуальным правам в течение 3 месяцев с даты принятия.
В случае успеха патент признается недействительным с даты подачи заявки, что означает исчезновение проблем, вытекающих из патента, если таковые уже возникли до принятия решения по возражению.
Перейти на страницу: Цены на услуги практики разрешения споров компании PATENTUS
Какие споры рассматривает Палата?
Обратиться в этот федеральный орган можно, когда возникли спорные ситуации в вопросах регистрации и защиты прав на интеллектуальную собственность, в частности:
• в случае если товарный знак был признан Роспатентом неохраноспособным;
• при необходимости обжалования результата экспертизы обозначения после его подачи на регистрацию;
• при обжаловании отказа в регистрации обозначения;
• если требуется оспорить результаты экспертизы товарного знака, когда третьи лица предпринимают попытки зарегистрировать схожий бренд;
• при обжаловании отзыва заявки на патентуемый объект или регистрацию обозначения;
• когда необходимо оспорить статус общеизвестности товарного знака;
• при обжаловании решения Роспатента касательно международной регистрации (или отказе в ней) обозначения;
• при оспаривании решения о выдаче патента в случаях, когда правообладатель другого существующего патента полагает, что это нарушит его права;
• когда необходимо оспорить решение о выдаче патента при условии, что это действие, по мнению заявителя, не имеет законных оснований.
Обратите внимание: во многих случаях обращаться в вышестоящие инстанции, например в Суд по интеллектуальным правам, возможно только после обращения в Палату по патентным спорам и завершения соответствующей процедуры.
Узнать больше о работе Палаты вы можете на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Как мы работаем?
1. После вашего обращения наши специалисты проводят детальный анализ вашей проблемы и предоставляют вам предварительное заключение.
2. Мы продумываем стратегию, которая позволит нам получить положительный результат, а также проводим ее презентацию клиенту, рассказывая, почему мы выбрали именно это направление работы и что потребуется для успешного завершения дела.
3. Представляем интересы в Палате по патентным спорам, подаем необходимые документы (возражение, отзыв и т. п.). Мы ведем дело до получения решения.
4. Продолжаем защиту интересов в других инстанциях, например в Суде по интеллектуальным правам, если результат не удовлетворяет запросам клиента. Мы оказываем эту услугу в рамках отдельно заключенного соглашения.
В фирме PATENTUS работают опытные юристы и патентные поверенные. Штат квалифицированных сотрудников позволяет нам выполнять работу на высоком профессиональном уровне.
Узнать, сколько стоит представление ваших интересов в Палате и других инстанциях, вы можете, ознакомившись с нашим прайс-листом или позвонив в наш офис по телефонам +7 (495) 514-05-94 (Москва), 8 800 100-82-47 (бесплатно для РФ).
Мы работаем в том числе и удаленно, помогая нашим клиентам из регионов и иностранным доверителям решить даже самые сложные вопросы по защите интеллектуальной собственности.
Почему именно мы?
1) Мы является одним из лидеров в России по количеству споров в области интеллектуальной собственности, рассматриваемых в Суде по интеллектуальным правам и Палате по патентным спорам.
3) Управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов рекомендован в рейтинге ИД «Коммерсант» (2017) как ведущий юрист по интеллектуальной собственности в России.
4) Среди наших клиентов есть компании, которые входят в список FORTUNE 500.
5) Профессиональная ответственность наших специалистов застрахована на сумму 5 000 000 рублей.
Источник
В ФИПС ООО «КА» Касательно патента |
ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ПАТЕНТА
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ № «…»
16.01.2014 Роспатентом была произведена регистрация промышленного образца ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВОЧНАЯ и был выдан патент № «…» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТФ» («…») по заявке № «…», поданной 14.11.2012 г.
Перечень, приведенный в патенте, описывает промышленный образец следующими основными признаками:
— выполнением в виде плиты фигурной формы, имеющей лицевую и тыльную поверхности;
— выполнением лицевой поверхности с имитацией кладки из горизонтально и вертикально ориентированных каменных блоков прямоугольной формы различной длины и ширины;
— выполнением поверхности каменных блоков с декоративным рельефным оформлением;
— выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы;
— наличием у одной из продольных и одной из боковых сторон кромок, повторяющих рельеф торцевых сторон;
— наличием у другой боковой торцевой стороны кромки, расположенной в верхней части на расстоянии от торцевой стороны;
— наличием на кромке одной из продольных сторон отверстий;
— наличием на тыльной поверхности ребер жесткости, крепежных и монтажных элементов.
Зарегистрированный промышленный образец представляет собой облицовочную панель, применяемую при внешней отделке стен зданий.
Эта регистрация была произведена в нарушение положений пунктов 1 и 4 статьи 1352 ГК РФ (в действующей на момент регистрации редакции ГК РФ):
Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца
1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.
3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.
Согласно «Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец» (Приложение к приказу Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 325) (далее – Регламент), в частности п. 22.5.5. (2.1):
«…»
Существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения — ближайшего аналога, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).
При этом аналогом промышленного образца, согласно п. 9.9.4.2. Регламента признается: «художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца».
До даты приоритета промышленного образца № «…», ООО «КА», использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от правообладателя патента на промышленный образец № «…», художественно-конструкторское решение, характеризующееся существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца, и вводило его в гражданский оборот на территории РФ, то есть делало сведения о нем общедоступными, в связи с чем, промышленный образец № «…» не может быть признан оригинальным.
В изделии ООО «КА» имитируемая поверхность выполнена в виде композиции разновеликих блоков. При этом блоки выполнены с характерным декоративным рельефным оформлением поверхности.
Промышленный образец № «…» также выполнен в виде тождественной композиции разновеликих блоков. При этом блоки выполнены со сходным до степени смешения характерным декоративным рельефным оформлением поверхности, которые отличаются только поворотом каждого блока на 180 градусов, и с обменом положения двух нижних блоков между собой.
Таким образом, промышленный образец по патенту № «…», ни по композиции взаимного размещения имитируемых каменных блоков, ни по характерному декоративному рельефному оформлению поверхности блоков, не является оригинальным, поскольку изделия аналогичного назначения со сходным до степени смешения характерным декоративным рельефным оформлением поверхности блоков и тождественной композицией их взаимного расположения вводились ООО «КА» в гражданский оборот задолго до даты приоритета этого промышленного образца.
«…»
Факт изготовления и поставки изделий, содержащих указанные сходные до степени смешения существенные признаки, которые определяют внешний вид изделия, подтверждаются следующими доказательствами:
1) Договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., заключенный между ООО «КА» и ООО «ЭЛ» (Приложение 1).
2) Приложение № 1 от 19.03.2008 г., к указанному договору, в котором отражены поставляемые ООО «КА» изделия, изображения которых соответствуют изображениям промышленного образца, защищенных патентом № «…» (Приложение 2).
3) Протокол согласования цены от 01.08.2008 (Приложение № 2 к договору поставки № ТЗ/081-2 от 01 августа 2008 г. между ООО «КА» и ООО «ЭЛ»), в котором содержатся изображения изделий ООО «КА» (Приложение 3).
4) Товарные накладные (Приложение 4), подтверждающие факт поставки изделий ООО «ЭЛ» в 2008 г. и фактическое исполнение указанного договора, в том числе:
№000629 от 24.04.2008 г., №000645 от 25.04.2008 г., №001098 от 23.06.2008 г., №001496 от 12.08.2008 г., №001633 от 18.09.2008 г., №001884 от 25.12.2008 г., №001891 от 29.12.2008 г.
5) Платежные поручения (Приложение 5), подтверждающие факт оплаты изделий ООО «ЭЛ» в 2008 г. и фактическое исполнение договора поставки изделий, имеющих существенные признаки, обусловленные творческим характером совпадающие с особенностями промышленного образца по патенту № «…», включая:
№1 от 25.04.2008 г., №4 от 25.04.2005 г., №22 от 16.06.2008 г., №43 от 11.08.2008г., №56 от 18.09.2008 г., №91 от 24.12.2008 г., №93 от 29.12.2008 г.
6) Счета (Приложение 6), выставленные Истцу покупателем — ООО «ЭЛ» за поставку спорных изделий, в том числе:
№001455 от 24.04.08, №001457 от 24.04.08, №001705 от 14.06.08, №001974 от 06.08.08, №002075 от 17.09.08, №002241 от 24.12.08, №002247 от 29.12.08 г.
7) Факт создания ООО «КА» указанных изделий также подтверждаются договором купли-продажи термопластавтомата № 11210 от 04.06.2008 г., заключенном между ООО «КА» и ООО «М» (Приложение 7). Согласно указанному договору ООО «КА» приобрело термопластавтомат ND-500, изготовленный компанией «ВП Ко. Лтд.» (WP Cо., Ltd,), предназначенный для выпуска изделий, содержащих художественно-конструкторское решение, характеризующееся существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца.
8) 16 июня 2008 г. в рамках договора поставки были проведены приемные испытания оборудования, осуществлен выпуск контрольных образцов изделий «Сайдинг Л», которые были опломбированы надлежащим образом (Приложение 8).
«…»
Таким образом, представленными материалами доказано, что выдача патента на промышленный образец № «…» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТФ» по заявке № «…», поданной 14.11.2012 г. была произведена неправомерно, поскольку заявляемое художественно-конструкторское решение не соответствовало критерию охраноспособности промышленного образца «оригинальность», ввиду введения ООО «КА» в гражданский оборот в РФ, до даты подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец № «…», облицовочных панелей, выполненных с существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца № «…».
Просим Вас признать недействительной предоставление правовой охраны промышленному образцу № «…» в связи с допущенным при экспертизе нарушением требований законодательства.
Представитель
ООО «КА»
Куликова О.С.
Источник
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.
3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.
В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.
4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.
В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.
В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.
5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.
6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).
Открыть полный текст документа
Источник