Нарушает исключительное право на полезную модель

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.

1. Статья 1359 описывает ситуации, в которых исключительное право патентообладателя не считается нарушенным, несмотря на наличие предусмотренных п. 3 ст. 1358 ГК условий, позволяющих установить факт использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (некоторые положения, ограничивающие исключительное право патентообладателя, содержатся в ряде других статей Кодекса, в частности в ст. ст. 1360, 1361, абз. 2 п. 4 ст. 1370 — см. комментарий к этим статьям).

2. Положения, содержащиеся в подп. 1 комментируемой статьи, являются международной нормой и соответствуют содержанию ст. 5 ter Парижской конвенции. Важным моментом этих положений является условие использования запатентованного в Российской Федерации продукта или изделия исключительно для нужд транспортного средства или космической техники.

3. Подпункт 1 содержит также положение, ограничивающее применение содержащейся в нем нормы условием взаимности, т.е. случаями, когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации.

4. Подпункт 2 комментируемой статьи не относит к нарушению исключительного права патентообладателя научное исследование продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, а также изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимент над этими продуктом, способом или изделием. Наличие в Кодексе такой нормы вполне обоснованно, в частности, с учетом того, что любое лицо перед принятием решения о целесообразности обращения к патентообладателю с просьбой об отчуждении патента или заключении лицензионного договора должно иметь возможность убедиться в наличии у соответствующего объекта свойств, представляющих для него интерес.

Однако необходимо обратить внимание на то, что речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении самих запатентованных продукта, способа, изделия, но не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением, например в измерительных средствах или в составе другого оборудования, с помощью которого проводятся эксперимент, научное исследование.

5. Подпункт 3 допускает использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) без получения разрешения патентообладателя в установленном Кодексом порядке. Наличие такого изъятия из исключительного права патентообладателя вполне понятно с учетом важности временного фактора в данных обстоятельствах и приоритета общественных интересов.

Одновременно подп. 3 статьи предписывается обязательное уведомление в кратчайший срок патентообладателя об имевшем место использовании запатентованного объекта и последующая выплата ему соразмерной компенсации. Данное положение учитывает требование Соглашения ТРИПС, которое постепенно становится международной нормой не только для государств — членов ВТО.

6. Подпункт 4 комментируемой статьи дополнительно ограничивает сферу действия исключительного права патентообладателя, не допуская ее распространения на личные, семейные, домашние или иные не связанные с предпринимательской деятельностью нужды, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода). В таком подходе, с одной стороны, отражено стремление законодателя установить баланс интересов патентообладателя и общества в целом. С другой стороны, речь идет о сфере, в которой число лиц, использующих изобретение, полезную модель, промышленный образец, может быть столь большим, а масштабы использования каждым из них столь малы, что реализация прав патентообладателя и защита его интересов со стороны государства становятся практически невозможны.

7. Положение, содержащееся в подп. 5, объясняется причинами, аналогичными перечисленным в комментариях к подп. 4.

8. Содержание подп. 6 отражает принцип, называемый в патентной практике исчерпание прав патентообладателя. Особенность данной нормы состоит в том, что перечисленные в ней действия в иной ситуации могли бы составить нарушение исключительного права патентообладателя. В ситуации же, о которой идет речь в рассматриваемой норме, имеется в виду продукт (его конкретные экземпляры, партии), введенный в гражданский оборот самим патентообладателем или с его разрешения. При таком, т.е. без нарушения Кодекса, введении (изготовлении, продаже, ввозе и т.п.) патентообладатель уже реализовал принадлежащее ему исключительное право. Поэтому последующие действия в отношении этого же самого продукта (его конкретных экземпляров, партии), по характеру совпадающие с теми, исключительное право на которые принадлежит патентообладателю, могут совершаться без его разрешения.

В случае отсутствия данной нормы, т.е. при отсутствии исчерпания прав патентообладателя, их действие простиралось бы необоснованно далеко. Так, запатентованная шина, изготовленная шинным заводом в соответствии с лицензионным договором, заключенным с патентообладателем, подпадала бы под действие патента при продаже ее в магазине розничной торговли; при продаже автомобильным заводом автомобиля, на котором установлено колесо с такой шиной, — торговому посреднику; при последующей продаже автомобиля — этим посредником; при продаже автомобиля комиссионным магазином, в который он был сдан, — владельцем и т.п.

Комментируемая норма содержит важные уточняющие условия, с учетом которых исчерпание прав патентообладателя наступает в случае, когда введение продукта в гражданский оборот осуществлено не просто законным путем, а именно патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя, и, кроме того, на территории Российской Федерации. Поэтому, например, не имеет места исчерпание прав патентообладателя, когда идентичный запатентованному в Российской Федерации продукт, изготовленный за рубежом без нарушения соответствующего национального законодательства, ввозится в нашу страну не обладателем патента Российской Федерации и без разрешения обладателя.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:
1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;
3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом. (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1359 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье определен исчерпывающий перечень действий, которые не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее такой перечень содержался в положениях ст. 11 «Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя» Патентного закона 1992 г. Как неоднократно отмечал КС России, отказывая в принятии к рассмотрению жалоб на положения названной статьи, в частности в Определении от 15 ноября 2007 г. N 768-О-О <1>, в этих нормах законодатель преследовал цель обеспечения баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц, что само по себе не может рассматриваться как нарушение прав заявителей.

———————————
<1> СПС.

Так, в названной ст. 11 Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) устанавливалось, что не признаются нарушением исключительного права патентообладателя:

применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в России;

проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или изделием;

использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода);

разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием запатентованного изобретения;

ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Основой для данной регламентации является правило 19 «Действия, не признаваемые нарушением евразийского патента» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции <1>, утв. Административным советом Евразийской патентной организации 1 декабря 1995 г. Согласно названному правилу не признаются нарушением евразийского патента следующие действия, связанные с использованием запатентованного изобретения:

———————————
<1> СПС.

применение изобретения в конструкции или при эксплуатации транспортного средства, принадлежащего государству — члену Парижского союза по охране промышленной собственности, не являющемуся договаривающимся государством, если оно временно или случайно находится на территории договаривающегося государства, при условии, что изобретение используется исключительно для нужд указанного транспортного средства;

проведение научного исследования или эксперимента;

разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;

действия, совершаемые в частном порядке без осуществления предпринимательской деятельности;

действия с продуктом после того, как этот продукт введен в хозяйственный оборот самим патентовладельцем или с его согласия в том договаривающемся государстве, где действует евразийский патент и в котором было осуществлено такое введение в хозяйственный оборот.

Законом 2014 г. N 35-ФЗ в комментируемую статью внесено единственное изменение — в подп. 6 включено положение, предусматривающее, что условием осуществления указанных в данном подпункте действий является не только случай, когда соответствующие продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя, но и случай, когда соответствующие продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ без разрешения патентообладателя, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК РФ.

Другой комментарий к статье 1359 ГК РФ

1. Комментируемая статья посвящена действиям, не являющимся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, т.е. случаям свободного использования запатентованных объектов.

В патентных законодательствах государств мира почти повсеместно закреплены положения, согласно которым определены действия, формально нарушающие чужой патент, которые на самом деле таковыми не являются.

Речь идет о так называемых исключениях из патентной монополии патентообладателя, направленных на установление разумного баланса интересов между патентообладателями, иными лицами и обществом в целом.

Естественно, что такие исключения существенно ограничивают объем исключительного права патентообладателя. Делается это для содействия научно-техническому прогрессу в стране, решения ряда социальных проблем, выполнения международно-правовых обязательств государства.

2. В российском законодательстве исключения из патентной монополии сконцентрированы в основном в комментируемой статье, которая в целом повторяет положения ст. 11 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

В комментируемой статье установлен исчерпывающий перечень случаев свободного, в основном безвозмездного использования запатентованных объектов, состоящий из шести позиций.

Между тем исключения из патентной монополии не сводятся к тем случаям свободного использования запатентованных объектов, которые перечислены в указанном перечне. К исключениям из патентной монополии можно причислить, например, использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в интересах национальной безопасности (см. комментарий к ст. 1360 ГК РФ), право преждепользования (см. комментарий к ст. 1361 ГК РФ), принудительное лицензирование (см. комментарий к ст. 1362 ГК РФ).

Указанный феномен связан в основном с заимствованием Россией зарубежных образцов правового регулирования в указанной сфере, которое образовалось не одномоментно, а на протяжении длительного периода времени.

3. Общие положения, лежащие в основе исключений, ограничивающих патентную монополию, установлены ст. 10 ГК РФ, которая определяет пределы осуществления гражданских прав.

В соответствии с данной статьей при осуществлении гражданских прав запрещены:

— действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;

— использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке <1>.

———————————
<1> В данном случае мысль законодателя выражена нечетко, поскольку злоупотребление доминирующим положением на рынке является одной из форм ограничения конкуренции.

В целом пределы осуществления гражданских прав связываются с разумными и добросовестными действиями граждан и юридических лиц, которые законом презюмируются.

4. Первое исключение из патентной монополии относится к применению продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применению изделия, в котором использован промышленный образец, на транспортных средствах или в космической технике иностранных государств, временно или случайно находящихся на территории РФ, действующее на началах взаимности.

Это общепризнанное в мировой патентной практике исключение из патентной монополии; оно предусмотрено также международным патентным правом (например, ст. 5.ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Однако в отличие от зарубежного опыта, российское законодательство не предусматривает применение запатентованного способа в транспортных средствах иностранных государств, что может повлечь за собой ответные меры в отношении российских транспортных средств, находящихся временно или случайно на территориях зарубежных государств.

5. Второе исключение из патентной монополии касается проведения научного исследования продукта, способа или изделия, в которых использованы, соответственно, изобретение, полезная модель или промышленный образец, либо проведения эксперимента над таким продуктом, способом или изделием.

Российский законодатель, на мой взгляд, некорректно сформулировал указанное исключение из патентной монополии, ограничив его применение только случаями проведения научного исследования или эксперимента.

За рубежом указанное исключение служит целям развития научно-технического прогресса, позволяя третьим лицам осуществление всех действий, относящихся к предмету запатентованного изобретения, в экспериментальных целях.

6. Третье исключение из патентной монополии заключается в использовании запатентованного объекта при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.

Указанное исключение из патентной монополии не является случаем безусловного свободного использования запатентованного объекта, поскольку влечет за собой выплату патентообладателю соразмерной компенсации, а также его уведомление о таком использовании в кратчайший срок.

При этом следует иметь в виду, что использование запатентованного объекта следует понимать в широком смысле, т.е. в соответствии с положениями ст. 1358 ГК РФ (см. комментарий к этой статье), но строго в определенных целях — для устранения последствий чрезвычайных обстоятельств.

7. Четвертым исключением из патентной монополии является использование запатентованного объекта для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Как и в предыдущем случае исключения из патентной монополии, использование следует понимать в широком смысле, однако не для целей получения прибыли или дохода.

8. Пятое исключение из патентной монополии охватывает разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения.

Российский законодатель слишком узко сформулировал указанное исключение из патентной монополии. В мировой патентной практике действие патента не распространяется не только на непосредственное и разовое приготовление лекарств в аптеках по рецепту врача, но также и на действия, касающиеся приготовленных таким образом лекарств, т.е. и на их продажу по рецептам.

В связи с вышеизложенным следует полагать, что разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств теряет свой смысл, если оно не будет сопровождаться разрешением на их продажу пациентам.

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что такое изготовление лекарственных средств должно быть действительно разовым и не перерастать в приготовление запасов таких лекарственных средств для их дальнейшей продажи, что в условиях больших городов нанесло бы ощутимый ущерб экономическим интересам патентообладателя.

9. Последнее, шестое, исключение из патентной монополии, предусмотренное комментируемой статьей, касается правила исчерпания прав патентообладателя.

В основе данного правила лежит так называемая теория исчерпания прав патентообладателя, разработанная в патентных системах государств с развитым правопорядком. Сущность этой теории заключается в ограничении прав патентообладателя после изготовления запатентованного продукта и первого ввода его в гражданский оборот им самим или с его согласия (уполномоченным лицом, которым может быть, например, лицензиат) в отношении действий по дальнейшей коммерческой реализации или использования этого продукта (перепродажа, сдача в аренду и т.д.). Контроль патентообладателя за такими действиями может осуществляться на договорных условиях, если это не нарушает антимонопольное законодательство, и, естественно, в случае нарушения контрагентом таких условий последний будет нести не деликтную, а договорную ответственность, т.е. не будет считаться нарушителем патента.

Предполагается, что патентообладатель в результате ввода запатентованного объекта в гражданский оборот им самим или через уполномоченное лицо автоматически исчерпывает свое исключительное право, так как он уже получил выгоду из своей монополии.

В мировой патентной практике различают два основных принципа исчерпания прав патентообладателя (национальный и международный) в зависимости от того, с какой территорией, где произошел ввод продукта в гражданский оборот, законодатель связывает исчерпание прав патентообладателя.

Национальный принцип исчерпания прав патентообладателя, который получил наибольшее распространение в мире, действует в том случае, когда исключительное право считается исчерпанным при введении товара в гражданский оборот на национальной территории. Международный принцип исчерпания прав патентообладателя действует в том случае, когда исключительное право считается исчерпанным при введении товара в гражданский оборот как на национальной территории, так и за рубежом.

Вполне естественно, что международный принцип исчерпания прав не выгоден для патентообладателя, поскольку он не вправе запретить ввоз и продажу на территории действия патента продуктов, которые были им впервые введены в гражданский оборот за рубежом.

Следует особо отметить, что в Патентном законе РФ в редакции 1992 г. отсутствовало указание на место введения запатентованного продукта или изделия в оборот, что давало основание для применения невыгодного для патентообладателя международного принципа исчерпания прав. Последовавшее в 2003 г. четкое указание на введение запатентованного продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации сняло ранее существовавшую неопределенность относительно места введения в гражданский оборот, в том числе и за рубежом, что могло нанести вред имущественным интересам патентообладателя.